Wat is een merk?
Een merk is, simpel gezegd, een teken dat wordt gebruikt om goederen (producten) of diensten in het economisch verkeer aan te duiden. Of zoals de wet zegt: ‘Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.’ Een merk dient vooral ter onderscheiding. Dat wil zeggen dat het voor de gemiddelde consument duidelijk moet zijn van wie bepaalde producten of diensten afkomstig zijn. Merken zouden moeten leiden tot de bevordering van eerlijke mededinging, bijdragen aan een goed functionerende markt en consumenten beschermen tegen verwarring. Hieruit blijkt dat het voor de consument dus duidelijk moet zijn dat Per on’s Scrolls een game is en dat het gaat om een ander game dan The Elder Scrolls.
Wanneer verkrijg je merkrechten?
Om daadwerkelijk rechten te kunnen ontlenen aan een merk moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Je moet het merk daadwerkelijk gebruiken in het economische verkeer en je moet het merk inschrijven in het merkenregister.
Je kunt een merk inschrijven bij het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) of het Europese Merkenbureau. Opvallend daaraan is dat je een merk dus niet uitsluitend in Nederland kan inschrijven, maar dat het merk meteen in de gehele Benelux rechtsgeldig is. Bij het Europese Merkenbureau kan je een merk registreren voor alle bij de Europese Unie aangesloten landen.
Naast het geografisch element van de inschrijving bestaat er ook zoiets als ‘het specialiteitbeginsel’. Dat wil zeggen dat een merk altijd voor bepaalde goederen of diensten moet worden ingeschreven. Dat verklaart meteen waarom het merk Ajax zowel voor een voetbalclub, brandblu er als schoonmaakmiddel kan bestaan. Zo kan Scrolls een merk zijn voor een game en bijvoorbeeld muurdecoratie. Zolang zij maar als verschillende producten staan ingeschreven.
Mocht het BBIE en/of het Europese Merkenbureau je inschrijving goedkeuren, dan is je merk vanaf de datum van het depot tien jaar geldig. De registratie kan telkens verlengd worden met periodes van nogmaals tien jaar.
Wanneer is sprake van inbreuk op een merk?
Nu heb je jouw gamemerk ingeschreven en wil je een ‘Tim Langdelletje’ doen. Wanneer heb je dan recht van spreken? Dat is juridisch gezien een lastige vraag. Om de voorwaarden te schetsen is het handig om te kijken naar wat er in de wet staat.
De wet geeft vier situaties die kunnen leiden tot merkinbreuk;
1. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
2. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van a ociatie met het merk;
3. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
4. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Zoals je ziet heeft de rechter voldoende voorwaarden om merkinbreuk aan te toetsen. De precieze betekenis van de criteria uit bovenstaande situaties zijn voornamelijk door de rechtspraak ingevuld.
Toegepast op het merk Scrolls is de situatie als volgt: als Scrolls als merk is ingeschreven voor een game, dan mag daarna niet een merk voor een spel worden ingeschreven dat verwarring bij de consument wekt. Zo acht ik de kans groot dat later verschenen merken voor titels als; The Scrolls of Scrolllls door de rechter worden gekwalificeerd als merkinbreuk.
Bethesda vs. Markus Per on
Maar wat betekent dat voor Bethesda versus Markus Per on? Mocht dit daadwerkelijk tot een rechtszaak komen, dan schat ik toch dat Per on weinig heeft te vrezen. Ja, het gaat om dezelfde soort producten, maar er lijkt me hier geen sprake van a ociatie- of verwarringsgevaar. De gemiddelde consument begrijpt dat het hier om verschillende merken en games gaat. Het was natuurlijk een heel ander verhaal geweest als Per on zijn game The Older Scrolls had genoemd.
Over de auteur: Deze column is geschreven door ICT-jurist Daan Kramer van Gamerecht.nl. In de columnreeks Gamerecht bekijkt hij de game-industrie vanuit een juridisch perspectief."